Importante NOVITÀ
A breve sul sito sarà operativo un nuovo spazio dedicato a tutti coloro
che vorranno attivarsi per prevenire la copia dei loro prodotti originali.
Riclicca a breve sul sito, o scrivici al riguardo.
Gradita l'iscrizione alla newsletter .

Brevetti, marchi, design, copyright e l’incognita Brexit

30 aprile 2018

E’ stato da poco annunciato che i negoziatori di Regno Unito e Commissione europea hanno raggiunto l’accordo su una prima bozza di divorzio di ben 129 pagine, in cui si prevede un divorzio fondato su di una fase di transizione di 21 mesi. Viene quindi da chiedersi quali effetti da tale divorzio si genereranno per i diritti di proprietà industriale ed intellettuale.

Se consideriamo il “Brevetto Unitario” – il sistema automatico e semplificato per consentire il riconoscimento delle invenzioni all’interno dei 26 Paesi UE che vi hanno aderito (Spagna e Croazia al momento sono gli unici due Stati membri non aderenti) - il presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti ne prevederebbe l’entrata in funzione a partire dal 1° Dicembre 2018.

Come noto l’Italia, assieme ad altri 11 Stati, ha già ratificato questo nuovo strumento, e il ritardo è spiegato dal fatto che l’entrata in vigore scatta al momento della ratifica da parte dei tre Paesi membri con il maggior numero di brevetti, ovverosia: Francia, UK e Germania. Maanca ancora all’appello la ratifica da parte della sola Germania in quanto la Gran Bretagna ne ha annunciato inaspettatamente la ratifica pochi giorni fa. Una notizia che per molti si è rivelata sorprendente, data la fase ormai inoltrata delle trattative sulla Brexit.

Il brevetto europeo con effetto unitario, rilasciato dall’Ufficio europeo Brevetti (EPO) presenta il notevole vantaggio di consentire, attraverso il pagamento di una unica tassa di rinnovo direttamente all'EUIPO, di ottenere la contestuale protezione brevettuale nei 26 paesi UE aderenti all'iniziativa.

Come spiegato dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM): “Il brevetto unitario non si sostituisce ma semplicemente si affianca alla tutela brevettuale oggi esistente a livello nazionale (in Italia presso l’UIBM) e a livello europeo (presso l’ EUIPO). Esso sarà operativo dopo l’entrata in vigore dell’Accordo internazionale sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) e l’inizio della sua applicazione provvisoria. Ciò si stima non potrà a vvenire, nel migliore dei casi, prima della seconda metà del 2018, tenuto conto che la ratifica dell’Accordo TUB e del suo Protocollo per l’Applicazione Provvisoria sta registrando dei ritardi in alcuni paesi UE aderenti”.

Per quanto concerne invece nuovi brevetti non “unitari” va detto che, anche in caso di Brexit, l’EUIPO continuerà a concedere brevetti nell'ambito della Convenzione europea sui brevetti (EPC), così da potere continuare a convalidare successivamente il brevetto in uno o più dei trentotto Stati contraenti nell'ambito dell'EPC, UK compresa. Questa opzione non sarà influenzata dall'eventuale uscita del Regno Unito dalla UE, in quanto l'EPC non è un accordo UE, mentre il Regno Unito è un membro contraente nell'ambito dell'EPC, e resterà tale anche in caso di Brexit.

Se, invece consideriamo i diritti di proprietà intellettuale con validità unitaria in tutta la UE, come design comunitari, i marchi dell’Unione Europea, e le privative comunitarie per varietà vegetali, va segnalato che - fino a quando non si conoscono le disposizioni finali tra il Regno Unito e l'UE, sulle quali oggi permane diffusa incertezza –è necessario attenersi ai documenti ufficiali in proposito emanati dalla Commissione e che - purtroppo – indicano che dopo il 30 Marzo 2019 tali diritti non saranno più validi in UK.

Stando a quanto contenuto nell’avviso Notice to Stakeholder emesso dall’EUIPO il 22 Gennaio scorso, in relazione ai marchi dell’Unione e ai design comunitari, si rileva che essi cesseranno di avere validità nel Regno Unito anche se registrati prima della data della Brexit: 30/03/2019. Questi i termini dell’avviso: “As a result, EU trade marks and registered Community designs registered in accordance with Union law (Regulation (EU) 2017/1001 on the European Union trade mark and Regulation (EC) No 6/2002 on the Community designs) as well as unregistered Community designs made available to the public in the manner provided for in Union law (Regulation (EC) No 6/2002) before the withdrawal date will continue to be valid in the EU27 Member States but will have no longer effect in the United Kingdom as from the withdrawal date”.

Date le comprensibili difficoltà a districarsi in tale materia al momento, si consiglia di visitare il sito dell’EUIPO, che presenta una serie di domande-risposte ad alcuni fondamentali quesiti, come i due seguenti.

-Are EU trade marks protected in the UK?

EU trade marks are protected in the EU and not in third countries (Art. 1(2) EU Trade Mark Regulation).

As from the withdrawal date, EU trade marks registered prior to that date will cease to be protected in the UK. Likewise, EU trade marks registered as of the withdrawal date, are not protected in the UK, irrespective of whether they were filed before or after that date (N).

(N) Continuity of protection in the UK of EU trade marks registered (or applied for) before the withdrawal date depends upon UK law. The EU’s position for the negotiations with the UK under Art. 50 Treaty on European Union (see European Commission, Position paper on IP Rights, 20 September 2017, Doc. No TF50 (2017) 11/2, at point I.1.) is that this continuity of protection should be ‘automatic’.

-Can use of the EU trade mark in the UK as of the withdrawal date maintain the rights conferred by the mark?

Use of the EU trade mark in the UK does – as from the withdrawal date – not qualify any more as use ‘in the EU’ (or for exports from the EU to third countries, Art. 18(1) EU Trade Mark Regulation). Use of the EU trade mark in the UK as of the withdrawal date does not count for the purpose of maintaining the rights conferred by the EU trade mark.

In via cautelativa, sarebbe quindi da evitare di lasciar decadere eventuali registrazioni nazionali di marchio in Gran Bretagna, in quanto rivendicazioni di preesistenza di marchi all’interno dei paesi UE basate su marchi nazionali depositati in UK non avranno ulteriore validità nella UE dopo il 30/03/2019. E, anzi, il deposito di una domanda di registrazione nazionale in Gran Bretagna precedentemente a tale data consentirà di mantenere in vigore la tutela anche qualora marchio della UE, design comunitario o privativa comunitaria per varietà vegetale non fossero più validi successivamente al 30/03/2019.

Infine, più recentemente: il 28 Marzo scorso, il Directorate General Communications Networks, Content and Technology della UE ha emanato una Notice to Stakeholders focalizzata sugli aspetti del copyright , dal titolo: WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN THE FIELD OF COPYRIGHT, di cui citiamo:

“ SPECIFIC CONSEQUENCES IN THE FIELD OF COPYRIGHT (grassetto e corsivo di redazione)

Broadcasters: Directive 93/83/EEC on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission7 provides inter alia that the act of communication to the public by satellite occurs solely in the Member State where the broadcast signals are introduced, thus localising the copyright relevant acts for the purpose of licensing. Consequently, in order to broadcast a work or other subject matter, broadcasters only have to clear rights in the Member State where the signal is introduced. As of the withdrawal date, broadcasters in the United Kingdom will no longer benefit from the mechanism provided for by the Directive when providing cross-border satellite broadcasting services to EU customers and they will have to clear rights in all Member States where the signal reaches. Correspondingly, broadcasters in the EU will no longer be able to benefit from the mechanism provided for by the Directive when providing cross-border satellite broadcasting services to customers in the United Kingdom and they will have to secure clearance of the rights of all relevant rightholders if they wish to broadcast to the United Kingdom.

Collective Rights Management (online rights in musical works): Article 30 of Directive 2014/26/EU on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online use in the internal market provides for an obligation on a collective management organisation to represent another collective management organisation for multi-territorial licensing (for the online rights in musical works) in certain cases. As of the withdrawal date, EU collective management organisations will not be subject to the obligation to represent collective management organisations based in the United Kingdom for multiterritorial licensing in accordance with Article 30 of Directive 2014/26/EU and vice versa.”